Претензии в нарушении патента

Претензии в нарушении патента. Что делать? С таким вопросом приходится сталкиваться все чаще.
Письма о возможном нарушении прав интеллектуальной собственности, в частности прав по патенту на изобретение, полезную модель, промышленный образец №…. является общепринятой и правильной практикой со стороны патентообладателей. Получив такое письмо не стоит его игнорировать, напротив необходимо задуматься о возможных последствиях и разработать тактику своей защиты.
Претензии в нарушении патента

Во-первых необходимо убедится что права интеллектуальной собственности существуют, и они есть именно у того лица, которое предъявило вам претензии. Предъявлять какие-либо претензии вправе только сам патентообладатель (собственник), лицо которому он поручил представлять его интересы (чаще всего это юридические компании) или лицо которое получило от патентообладателя разрешение на использование (лицензию). Как узнать кто собственник патента? Это просто. Чаще всего его можно увидеть в копии патента часто прилагаемого к письму-претензии. Даже если такового в приложении нет, информацию о патентообладателе можно найти в электронной публикации относящейся к патенту, которую размещают в базе данных патентные ведомства (например Укрпатент)
Письмо получено не от патентообладателя а от его представителя или лицензиата (лица получившего лицензию)? Обязательно запросите у него документы подтверждающие их право представлять интересы собственника (патентообладателя). Бывают случаи когда это вообще сторонние лица решившие «взять на испуг» и заработать таким образом деньги.
Заодно вы также выясните две очень важные вещи о правовом статусе патента. Первая – существует ли вообще в природе такой патент. Или его и вовсе нет. А есть, например, только заявка на выдачу патента. Нет патента – нет прав вытекающих из него. Заявитель конечно вправе предупредить вас о том что его права будут нарушаться. Но нарушаться они будут только тогда, и если, патент на соответствующий объект промышленной собственности (изобретение, полезную модель, промышленный образец) будет получен. На этапе когда существует только заявка на выдачу патента у вас кстати есть возможность воспрепятствовать такой выдаче подав возражение против заявки на выдачу патента. Вторая – действует ли патент. Дело в том, что для того чтобы он действовал необходимо ежегодно оплачивать сборы за поддержание патента в силе. Патентообладатели часто забывают о такой необходимости и тогда патент попросту прекращает действие из-а неуплаты ежегодного сбора. Это кстати хотя и самая распространенная, но не единственная причина по которой уже выданный патент может прекратить действие.
Патент существует и действует? Значит необходимо проанализировать какой объем прав предоставляет патентообладателю данный патент. Для этого выясните что это за патент и что именно им охраняется. Патенты на промышленные образцы имеют свой предмет охраны, на изобретения (полезные модели) свой. Если это патент на промышленный образец, то он касается внешнего вида (дизайна изделия), патент на изобретение (полезную модель) технической сути реализованной в изделии. В обеих случаях внимательно изучите насколько соответствуют производимые или продаваемые вами продукты (изделия) тому что изображено в патенте на промышленный образец или описано в описании и, главное, формуле изобретения (полезной модели).
Есть отличия, не все признаки присутствуют? Хорошая новость — можно утверждать что патент не нарушен. Однако отнеситесь к такому анализу внимательно, ведь если дело дойдет до того что патентообладатель подаст на вас в суд за нарушение патента, именно качественный анализ и его результаты послужат основой для отстаивания ваших интересов и доказывания вашей невиновности в нарушении патента. Крайне желательно при его проведении также понимать не только техническую сторону, но и правовую составляющую формулы изобретения (полезной модели), а также суть теории эквивалентов.
Нет отличий, все признаки присутствуют? Попробуйте обойти действующий патент. Это возможно сделать если при составлении заявки на объект интеллектуальной собственности, и в частности формулі изобретения (полезной модели) были допущены ошибки. Попробуйте:
– исключить в готовящемся к производству/производимом продукте один или несколько признаков, указанных в формуле патента. Использованы не все признаки – патент не нарушен.
– если учтены не все возможные варианты реализации изобретения (полезной модели) – возможно у вас есть возможность заменить в продукте его составляющие подпадающие под один или несколько признаков, указанных в формуле патента. Опять же, использованы не все признаки указанные в формуле патента- права патентообладателя не нарушены.
– если удастся выявить в патенте не идентифицируемые признаки – хорошо. Патент может быть признан недействительным поскольку не соответствует требованиям патентоспособности.
– если удастся выявить в патенте признаки, которые невозможно реализовать на практике – отлично. Как и в предыдущем случае техническое решение по патенту не соответствует критерию патентоспособности “промышленная применимость”.
Если обойти патент не получается – не отчаивайтесь, возможно какие-то их норм законодательства о которых речь пойдет далее помогут вам.
Необходимо четко определить а имел ли место факт нарушения прав патентообладателя. Приведу далее две цитаты из Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» относящиеся к тому что считается нарушением прав патентообладателя, а что таковым не является. Подобные требования существуют и в отношении промышленных образцов, учитывающие особенности этого объекта, разумеется.
Согласно пункта 2, статьи 28 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели»

Взаимоотношения при использовании изобретения (полезной модели), патент на которое принадлежит нескольким лицам, определяются соглашением между ними. При отсутствии такого соглашения каждый владелец патента может использовать изобретение (полезную модель) по своему усмотрению, но ни один из них не имеет права давать разрешение (выдавать лицензию) на использование изобретения (полезной модели) и передавать право собственности на изобретение (полезную модель) другому лицу без согласия других владельцев патента.
Использованием изобретения (полезной модели) признается:
изготовление продукта с применением запатентованного изобретения (полезной модели), применение такого продукта, предложение для продажи, в том числе через Интернет, продажа, импорт (ввоз) и другой ввод его в гражданский оборот или хранение такого продукта в указанных целях;
применение процесса, охраняемого патентом, или предложение его для применения в Украине, если лицо, предлагающее этот процесс, знает о том, что его применение запрещается без согласия владельца патента или, исходя из обстоятельств, это и так является очевидным.
Продукт признается изготовленным с применением запатентованного изобретения (полезной модели), если при этом использован каждый признак, включенный в независимый пункт формулы изобретения (полезной модели), или признак, эквивалентный ему.
Процесс, охраняемый патентом, признается примененным, если использован каждый признак, включенный в независимый пункт формулы изобретения, или признак, эквивалентный ему.
Любой продукт, процесс изготовления которого охраняется патентом, при отсутствии доказательств противоположного считается изготовленным с применением этого процесса при условии выполнения хотя бы одного из двух требований:
продукт, изготовленный с применением процесса, который охраняется патентом, является новым;
имеются основания считать, что указанный продукт изготовлен с применением данного процесса и владелец патента не в состоянии путем приемлемых усилий определить процесс, который применялся при изготовлении этого продукта.
В таком случае обязанность доказывания того, что процесс изготовления продукта, идентичного изготовляемому с применением процесса, охраняемого патентом, отличается от последнего, возлагается на лицо, в отношении которого имеются достаточные основания считать, что оно нарушает права владельца патента.
Согласно статьи 31 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели»
1. Любое лицо, которое до даты подачи в Учреждение заявки или, если заявлен приоритет, до даты ее приоритета в интересах своей деятельности с коммерческой целью добросовестно использовало в Украине технологическое (техническое) решение, тождественное заявленному изобретению (полезной модели), или осуществило значительную и серьезную подготовку к такому использованию, сохраняет право на безвозмездное продолжение этого использования или на использование изобретения (полезной модели), как это предусматривалось указанной подготовкой (право преждепользования).
Право преждепользования ограничивается тем объемом использования тождественного заявленному изобретению решения, каким оно было на дату подачи заявки.
Право преждепользования может передаваться или переходить к другому лицу только вместе с предприятием либо деловой практикой или той частью предприятия либо деловой практики, в которых было использовано решение, тождественное заявленному изобретению (полезной модели), или осуществлена значительная и серьезная подготовка к такому использованию.
2. Не признается нарушением прав, вытекающих из патента, использование запатентованного изобретения (полезной модели):
в конструкции либо при эксплуатации транспортного средства иностранного государства, временно или случайно находящегося в водах, воздушном пространстве либо на территории Украины, при условии, что изобретение (полезная модель) используется исключительно для нужд указанного средства;
без коммерческой цели;
с научной целью или в порядке эксперимента;
при чрезвычайных обстоятельствах (стихийное бедствие, катастрофа, эпидемия и т.п.) с уведомлением владельца патента сразу, как это станет практически возможно и выплатой ему соответствующей компенсации.
3. Не признается нарушением прав, вытекающих из патента, введение в хозяйственный оборот изготовленного с применением запатентованного изобретения (полезной модели) продукта любым лицом, приобретшим его без нарушения прав владельца.
Продукт, изготовленный с применением запатентованного изобретения (полезной модели), считается приобретенным без нарушения прав владельца патента, если этот продукт был изготовлен и (или) после изготовления введен в оборот владельцем патента или другим лицом по его специальному разрешению (лицензии).
4. Не признается нарушением прав, вытекающих из патента, использование с коммерческой целью изобретения любым лицом, которое приобрело продукт, изготовленный с применением запатентованного изобретения, и не могло знать, что этот продукт был изготовлен или введен в оборот с нарушением прав, предоставляемых патентом. Однако после получения соответствующего сообщения владельца прав указанное лицо обязано прекратить использование продукта или выплатить владельцу прав соответствующие средства, размер которых устанавливается в соответствии с законами или по согласованию сторон. Споры по этим расчетам и о порядке их выплаты разрешаются в судебном порядке.
Если вы четко понимаете что да, ваши действия имеют все признаки действий нарушающих права владельца патента, и их нельзя отнести к тем исключениям предусмотренным законом которые не признаются нарушением прав, у вас нет права преждепользования, остается последний шаг который может вам помочь – вдумчивый анализ патента, в частности слабых мест формулы изобретения (полезной модели) на предмет возможного его опротестования с целью признания недействительным. Весьма желательно также провести патентный поиск, ведь очень может быть его результатом проведения станет нахождение документов ссылки на которые помогут вам избавится от патентных претензий.
Случаи в которых патент может быть признан недействительным изложены в статье 33 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели»
1. Патент может быть признан в судебном порядке недействительным полностью или частично в случае:
а) несоответствия запатентованного изобретения (полезной модели) условиям патентоспособности, определенным статьей 7 настоящего Закона;
б) наличия в формуле изобретения (полезной модели) признаков, отсутствовавших в поданной заявке;
в) нарушения требований части второй статьи 37 настоящего Закона;
г) выдачи патента вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц.
2. С целью признания декларационного патента недействительным любое лицо может подать в Учреждение ходатайство о проведении экспертизы запатентованного изобретения (полезной модели) на соответствие условиям патентоспособности. За подачу ходатайства уплачивается сбор.
3. При признании патента или его части недействительными Учреждение сообщает об этом в своем официальном бюллетене.
4. Патент или его часть, признанные недействительными, считаются не вступившими в силу с даты публикации сведений о выдаче патента.
Ответное письмо лицам предъявляющим вам претензии в нарушении патента, в котором вы аргументированно показываете им, например, что запатентованное ими техническое решение не соответствует критерию патентоспособности «новизна», поможет остудить их пыл. А в случае с патентообладателями изначально получившими права для недобросовестного использования патента и занимающимися «патентным рэкетом» – и вовсе отпугнуть. Кроме того это, вероятно, может помочь вам и избежать судебного разбирательства, которое чревато затратами с вашей стороны и, возможно, затратами значительными.
Сделали все вышеперечисленное, но видите что ваши действия нарушают права вытекающие из чужого патента? Попробуйте договорится с патентообладателем, получить от него разрешение (лицензию) на объект интеллектуальной собственности права на который им принадлежат и осуществлять дальнейшие действия по производству продукции на законных основаниях. Часто такое сотрудничество может быть выгодно не только патентообладателю, но и вам. И уж точно в большинстве случаев это гораздо выгоднее втягивания в «патентную войну».
Уважайте чужую интеллектуальную собственность, но и «не давайте в обиду» свою.

© 2016, А.И. Дейнеко. Все права защищены. Копирование разрешено на условиях указания активной прямой текстовой ссылки на адрес публикации http://patent.kh.ua/invention/pretenzii-v-narushenii-patenta.html


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *