Подготовка ответа на запрос экспертизы по заявке на изобретение (полезную модель)

На этапе как формальной экспертизы, так и квалификационной экспертизы (экспертизы по существу) заявки на изобретение (полезную модель) возможны, и на практике часто встречаются, случаи когда экспертизой направляется запрос заявителю. В этом случае важно своевременно и качественно подготовить ответ на запрос экспертизы на изобретение (полезную модель). Подготовка такого ответа на запрос или предварительное решение экспертизы по заявке на изобретение (полезную модель) часто сопряжена для заявителя с определенными трудностями, и всегда влечет за собой увеличение сроков проведения экспертизы материалов заявки на изобретение (полезную модель).
Поэтому лучше по возможности избежать ошибок при подготовке материалов заявки на изобретение (полезную модель) и придерживаться правил успешного патентования изобретений (полезных моделей) .
Что делать если запрос от экспертизы по заявке на изобретение (полезную модель) все же получен?
Ответ на запрос экспертизы изобретение

Для начала рассмотрим возможные основания для отправки заявителю запроса изложенные в «Правилах рассмотрения заявки на изобретение и заявки на полезную модель».
Так в частности в пункте 3.3. «Правил рассмотрения заявки на изобретение и заявки на полезную модель» изложены основания для направления запроса или сообщения заявителю на этапе формальной экспертизы
[su_quote]3.3.1. Если в ходе формальной экспертизы заявки установлено, что она оформлена с нарушением установленных Правилами составления требований, то заявителю направляется запрос, в котором сообщается о выявленных несоответствиях или отсутствие некоторых документов. В течение 2 месяцев с даты получения запроса заявитель должен предоставить отсутствующие или исправленные документы.
3.3.2 . Основанием для направления запроса является :
     несоответствие документа об уплате сбора установленным требованиям к его оформлению, в том числе несоответствие суммы сбора установленному размеру;
     отсутствие в материалах заявки любого документа, предусмотренного пунктом 3.1 Правил составления, необходимого для проведения экспертизы;
     недостаточное количество экземпляров представленных документов заявки;
     подачи заявки иностранными физическими или юридическими лицами и лицами без гражданства, проживающие или имеющие постоянное местонахождение за пределами Украины, не через патентных поверенных, кроме случаев , когда международными договорами Украины предусмотрено иное;
     отсутствие в материалах заявки доверенности или нарушения требований к ее оформлению, если заявка подана через представителя;
     отсутствие в материалах заявки предусмотренных Правилами составления реквизитов, в частности подписей, печатей (если они необходимы);
     представление документов заявки в виде, не соответствующем требованиям раздела 3 Правил составления, например, нарушение требований к формату листов, размера полей, размера букв в текстовых материалах, качество печати, исключающее возможность обработки документов заявки и т.п.;
     наличие в материалах заявки ссылок на источники, не являющиеся общедоступными, или ссылок на невозможность опубликования тех или иных сведений (за исключением заявок на секретные изобретения (полезные модели) и сведений об изобретателях, которые не желают быть упомянутыми как таковые при публикации сведений о заявке или патенте);
     нарушение требования пункта 7.3.1 Правил составления относительно изложения формулы одним предложением;
     отсутствие в формуле указания объекта изобретения (полезной модели ), для которого просят предоставить правовую охрану;
     наличие в формуле вместо признаков соответствующего объекта только данных о его эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при его осуществлении и/или использовании;
     отсутствие структурных разделов описания, предусмотренных пунктом 6.2 Правил составления, а также замена признаки в описании или формуле ссылкой на источник информации (если сведения, которые должны быть приведены в соответствующем отсутствующем разделе, приведены в другом разделе, потребности в запросе нет);
     наличие в документах заявки сведений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, или пренебрежительных выражений относительно результатов творческой деятельности других людей;
     очевидное несоответствие материалов заявки друг другу (например , приведенные в заявке чертежи не соответствуют описанию, в описании отсутствуют признаки, приведенные в формуле и т.д.);
     наличие других недостатков в материалах заявки, выявленных без анализа сущности изобретения.
     Основанием для направления сообщения является нарушение в формуле требования единства изобретения (полезной модели) (если формула изобретения требует существенного анализа, этот вопрос решают на этапе квалификационной экспертизы).[/su_quote] Избежать запроса по большинству из этих оснований возможно если в точности придерживаться требований к материалам заявки на изобретение (полезную модель) изложенных в «Правилах составления и подачи заявки на изобретение и заявки на полезную модель». Но если все же пришел запрос от формальной или квалификационной экспертизы не стоит паниковать.
При получении запроса от формальной экспертизы в большинстве случаев достаточно просто предоставить недостающие или исправленные документы, правильно оформленные и с наличием всех необходимых данных. В случае подачи заявки на изобретение или полезную модель через представителя или иностранным гражданином – дополнительно предоставить правильно оформленную доверенность.
В запросах формальной экспертизы бывают и рекомендации относящихся не к форме, а к содержанию материалов заявки, в частности относящиеся к соблюдению требование раскрытия изобретения (полезной модели) в материалах заявки (наличия всех необходимых структурных разделов описания, наличия в формуле вместо признаков соответствующего объекта только данных о его эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при его осуществлении и/или использовании, отсутствие ссылок на источники, не являющиеся общедоступными, или ссылок на невозможность опубликования тех или иных сведений, и требования единства изобретения (полезной модели)). В этом случае придется писать ответ экспертизе с обоснованием своей позиции и, чаще всего, вносить изменения в материалы заявки на изобретение (полезную модель).
В большинстве случаев при правильно и квалифицированно составленных материалах заявки на изобретение (полезную модель) и своевременном совершении необходимых действий (в частности в отношении уплаты сборов) запросов со стороны формальной экспертизы удается избежать.
Запросы со стороны квалификационной экспертизы при рассмотрении материалов заявки на изобретение также встречаются довольно часто. Причиной направления запроса заявителю являются:
1. Ошибки допущенные при составлении формулы изобретения и описания изобретения.
2. Предполагаемое несоответствие изобретения условиям патентоспособности.
Запросы связанные с ошибками допущенными при составлении формулы изобретения и описания изобретения в первую очередь связаны с нарушением принципов построения формулы изобретения, требований, предъявляемых к формуле изобретения, ее структуре и содержанию.
Достаточно подробно причины этих ошибок и их суть рассмотрены в статьях «Правильная формула изобретения (полезной модели)» и «Правила составления формулы изобретения (полезной модели)».
Рассмотрим еще раз наиболее распространенные из них.
1. Изложение признаков изобретения с использованием неопределенных понятий. Признаки изобретения в формуле изобретения должны быть изложены таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентификации, то есть однозначного понимания их смысла специалистом. Использование жаргонных выражений и неоднозначных понятий приводит к тому что экспертиза отправляет заявителю запрос с просьбой предоставить копию источника информации в котором был бы раскрыт указанный признак и/или рекомендацию о его уточнении. Например не следует использовать слово «прозрачная жидкость» вместо «вода» или слово «кандер» вместо слова «конденсатор».
Также часто встречающаяся ошибка вызывающая запрос экспертизы – использование признаков идентификация которых затруднительна, например «широкий», «длинный», «толстый» или признаков не являющихся определенными понятиями «например», «возможно», «приблизительно».
Ошибки в формуле изобретения
2. Изложение признаков изобретения в формуле изобретения и описании изобретения с использованием различных понятий. Согласно «Правил составления и подачи заявки на изобретение и заявки на полезную модель» формула изобретения должна основываться на описании изобретения. Например если в формуле изобретения использовано понятие «болт», то не следует использовать понятие «крепежный элемент» в описании изобретения для определения того же признака. Если заявителем одинаковые признаки изложены в формуле и описании с использованием различных понятий (определений) заявителю обычно отправляется запрос с рекомендацией устранить указанное разногласие.
3. Неправильно выбранное родовое понятие для названия изобретения. С одной стороны чем более обобщенное понятие использовано в формуле изобретения для определение объекта изобретения тем лучше для заявителя (предоставляется более широкая охрана). С другой стороны излишне широкое понятие использованное для названия изобретения может сыграть с ним злую шутку. Так, например, если клей исходя из материалов заявки предназначен исключительно для склеивания бумаги название «универсальный клей» практически наверняка вызовет запрос экспертизы. Такой запрос, как правило, содержит предложение изменить использованное родовое понятие, отображающее назначение, поскольку совокупность указанных в формуле изобретения признаков не соответствует выбранному родовому понятию. В описанном случае будет содержать рекомендацию уточнить его название использовав родовое понятие «клей для бумаги». А в случае отказа от такого изменения может и вовсе привести к отказу в выдаче патента основанному на том, что заявленный объект не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость». И эксперт будет прав: фарфор или кожу склеить им нельзя, значит невозможна реализация указанного заявителем назначения – «универсальности».
В случае если квалификационная экспертиза предполагает несоответствие изобретения условиям патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень», «промышленная применимость» вероятно получение «Предварительного вывода квалификационной экспертизы» в котором указывается что заявленное изобретение не соответствует одному или нескольким условиям патентоспособности, и приводятся аргументы и факты обосновывающие сделанный экспертизой вывод.
В отношении несоответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» чаще всего экспертом приводятся признаки выявленного во время проведения патентного поиска и противопоставленного технического решения (решений) порочащие новизну заявленного изобретения. В этом случае прежде всего следует внимательно проанализировать противопоставляемые документы, и на основании результатов этого анализа предложить экспертизе включить в формулу изобретения дополнительный(ные) признак(и), из числа тех, что приведены в зависимых пунктах формулы изобретения или описании изобретения. Возможно также оперирование приведенными в формуле изобретения количественно выраженными параметрами и характеристиками с целью обойти противопоставленное решение. Например если в заявке указан угол от 0° до 120°, а в противопоставленном решении он от 30° до 50°, возможно сократить значения параметров до таких, которые не пересекаются с указанными в противопоставленном документе (в приведенном примере указать угол от 0° до 29° или от 51° до 120°) и предоставить экспертизе уточненную редакцию формулы изобретения. Это хотя и приведет к сужению объема правовой охраны предоставляемой изобретением, но вероятнее всего даст возможность получить патент.
В отношении несоответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» доказать свою правоту сложнее. Тем не менее стоит провести анализ противопоставляемых документов, подготовить и подать ответ экспертизе, в котором дать свое аргументированное обоснование того, что техническое решение согласно изобретения не является очевидным, исходя из известной в уровне техники информации. Нередки случаи когда техническое решение достаточно простое, но простота патентуемого решения кажущаяся, и очевидна она уже после его создания.
Помните также о том, что в отношении полезной модели в Украине не предъявляется требование наличия у технического решения «изобретательского уровня». А значит при очевидном отсутствии у технического решения изобретательского уровня возможно превратить заявку на изобретение в заявку на полезную модель. Получение патента на полезную модель является максимально успешным вариантом разрешения ситуации с возможным отказом в выдаче патента на изобретение, и безусловно им не стоит пренебрегать.
В отношении несоответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» чаще всего причиной запроса является отсутствие в материалах заявки достоверных сведений, которые бы подтверждали возможность получения указанного заявителем технического результата, или же указания на технический результат, который на самом деле не является техническим результатом. В письменном запросе экспертиза как правило просит заявителя дать разъяснения и привести сведения известные из уровня техники подтверждающие возможность реализации изобретения. Целесообразно в ответе экспертизы привести конкретный пример осуществления заявленного изобретения или сведения со ссылкой на доступные источники информации, подтверждающие возможность такого осуществления.
Возможно также предоставление различного рода подтверждающей наличие промышленной применимости информации: графических материалов, фотографий, протоколов испытаний, технических условий. Но при этом необходимо помнить что предоставляемые экспертизе материалы должны были присутствовать в уровне техники на дату подачи заявки на изобретение, и используемые как аргумент они не должны не выходить за рамки совокупности признаков известных из материалов заявки на изобретение.
В случае если заявителем указан нетехнический результат, экспертиза в запросе просит уточнить его посредством указания реализуемого изобретением технического результата. Так, например, «обеспечение возможности рекламы» результат нетехнический, а «обеспечение возможности закрепления рекламного носителя на рекламный щит» – технический результат.
Что еще посоветовать? Подходите к написанию ответа на запрос экспертизы или предварительный вывод квалификационной экспертизы со всей возможной серьезностью. Это работа не менее сложная и ответственная чем написание заявки на изобретение (полезную модель). Проанализируйте суть претензий экспертизы. Сосредоточьтесь на приведенных экспертизой аргументах, последовательно рассмотрите их приводя свои контраргументы, не спорьте с очевидным, и соглашайтесь, по возможности, с теми из ее предложений которые не являются для вас принципиальными. Помните эксперт не противник, а друг заявителя помогающий выявить слабые места будущего охраняемого патентом технического решения.
В то же время не бойтесь отстаивать свою позицию, спорить с экспертизой, особенно если уверены в своей правоте, эксперты тоже люди и им свойственно ошибаться. Но постарайтесь быть максимально корректными в общении с экспертизой, точными и логичными в формулировке аргументов, ибо от этого зависит ваше взаимопонимание с экспертизой и, главное, ее конечный результат.
Подав заявку на изобретение (полезную модель) будьте готовы к возможному получению запроса от экспертизы – никто не гарантирован от его получения. Не игнорируйте полученный запрос – игнорирование может помешать получению патента.
Постарайтесь уже на стадии подготовки материалов заявки на изобретение (полезную модель) учесть требования предъявляемые к ней, тем самым уменьшив количество возможных проблем при получении патента, и увеличив вероятность его получения.
Надеюсь изложенная информация будет полезна как тем, кто только готовит материалы заявки на изобретение (полезную модель), так и тем, чья заявка находится на экспертизе. Успехов в патентовании!

© 2013, А.И. Дейнеко. Все права защищены. Копирование разрешено на условиях указания активной прямой текстовой ссылки на адрес публикации http://patent.kh.ua/invention/podgotovka-otveta-na-zapros-i-predvaritelnoe-reshenie-ekspertizyi-po-zayavke-na-izobretenie-poleznuyu-model.html


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *